【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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2012年時，Tiffany公司發現，美國Costco賣場所賣的各類鑽戒中，有的標示為「Tiffany式爪鑲鑽戒」，但有的只有標示「Tiffany」，故提告Costco侵害其商標。2017年8月，紐約南區地區法院做出一審判決，判決Costco要賠償Tiffany公司2100萬美金的賠償。如今，2020年第二巡迴法院推翻原判決，認為Costco對該鑽戒的標示，可能只是一種描述性使用，而不構成侵權。但因涉及事實爭議發回地院，且需召開陪審團認定事實。

Tiffany式爪鑲鑽戒

本案原告是Tiffany公司，擁有Tiffany這個商標。大約在19世紀晚期，Tiffany設計出一款六爪鑲嵌的特殊鑽戒。從那時開始，許多廣告、字典、交易出版品、以及其他文件，都描述這種鑲嵌鑽石的方式，稱這種形式的鑽戒為「Tiffany settings」（Tiffany式爪鑲）。

圖一、Tiffany的經典六角鑲鑽戒 （圖片來源：Tiffany）

本案的被告是美國大賣場Costco（好市多）。其在美國的賣場中，也販賣鑽戒，由供應商R.B. Diamond Inc.所生產提供，Costco標示其為「無品牌」（unbranded）。Costco賣的鑽戒有各種形式，包括包鑲（Bezel Setting）、大教堂風格鑲（cathedral setting）、軌道鑲（Channel Setting）和所謂的Tiffany式爪鑲（Tiffany setting）。

Costco對鑽戒的標示方式產生爭議

Costco在每一款鑽戒下，用一個小白紙條，用一般統一的黑字體，顯示某些資訊，包括鑲嵌形式。價格則適用較大的字體顯示。這些字條和字體，就和Costco在每一樣商品下的白紙條的樣式都一樣。Costco說明，其在珠寶商品下的紙條中的資訊，都是供應商R.B. Diamond所提供。根據Costco的說法，有些時候，在紙條上標示的是「Tiffany式鑲」（Tiffany setting）、「Tiffany set」或「Tiffany風格」（Tiffany style），但有的時候只使用「Tiffany」這個字。

2012年11月，一個消費者通知Tiffany，說他在加州某一家Costco賣場，看到鑽戒下標示為「Tiffany鑽戒」（Tiffany rings）。Tiffany隨即派人前往調查，並發現在一個鑽戒下面發現標示內容為：「639911 / PLATINUM TIFFANY / .70 VS2,I ROUND / DIAMOND RING / 3199.99」

而另一個鑽戒標示內容為：「605880 / PLATINUM TIFFANY VS2,I / 1.00CT ROUND BRILLIANT / DIAMOND SOLITAIRE RING / 6399.99.」

圖二、Costco販售Tiffany式爪鑲鑽戒的紙條標示方法 （資料來源：https://ipop.sina.com.tw/posts/491666）

Tiffany主張侵權

2012年12月，Tiffany聯絡Costco，認為Costco將鑽戒標示為「Tiffany」，不只是產品的不當標示（misrepresentation），也構成侵權和仿冒。Costco則主張，在一星期內，就已經主動撤下所有鑽戒下標示「Tiffany」的紙條，此後也就沒有在使用所謂的「Tiffany鑲」這樣的字眼。

2013年2月，Tiffany於紐約南區地區法院正式對Costco提告。Costco隨即寄信給所有曾經購買「Tiffany鑲」這種商品的顧客，向他們說明在紙條上所使用的「Tiffany」這個字，代表的是「Tiffany式的角鑲」。Costco並在信中說，他們不認為這樣的標示不正確，但也告訴消費者關於Costco的退貨政策，這些消費者有權在任何時間退回鑽戒，且全部退費。收到信的消費者中，大約有1.3％退貨了這款鑽戒。

2013年，Tiffany於紐約南區地區法院向Costco提告，主張其行為構成商標侵權、商標淡化、仿冒（counterfeiting）、不公平競爭（unfair competition）、虛假和欺罔之商業行為，以及不實廣告，而違反美國聯邦商標法（Lanham Act）和紐約州法。其中，Tiffany的主要控訴的部分，是Costco的產品標示紙條中，只也單純寫「Tiffany」，而沒有加上「鑲」、「風格」（setting、style、set）等字樣的情形。

而Costco則主張，其使用「Tiffany」這個字，是描述鑽戒鑲嵌的形式，屬於聯邦商標法中的描述性合理使用。美國聯邦商法第1115條(b)(4)規定：「在使用名字、字詞或設置時，並非做為商標使用，而是….. 描述性的（descriptive），且出於善意、合理地，描述當事人的產品或服務，或其產地。」

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